Що таке комерційне (фірмове) найменування і як його захищати.
З ростом порушень прав інтелектуальної власності у судовій практиці з’являється що раз більше рішень, в яких позивачі намагаються захистити найрізноманітніші із об'єктів права інтелектуальної власності, як от комерційні (фірмові) найменування.
Перше з чим стикаємось в побудові стратегії захисту це – недостатнє правове регулювання комерційного (фірмового) найменування на законодавчому рівні.
Спробуємо проаналізувати, що таке комерційне (фірмове) найменування, чи тотожними є найменування юридичної особи та комерційне (фірмове) найменування, коло суб’єктів права, який спосіб захисту комерційного (фірмового) найменування є належним.
- Визначення комерційного (фірмового) найменування.
Перше, що ми повинні розуміти, так це те, що українське законодавство не містить визначення поняття комерційного (фірмового) найменування, як об'єкта інтелектуальної власності.
Паризькою конвенцією про охорону промислової власності 1883 pоку (далі – «Конвенція»), закріплено принцип охорони комерційних найменувань у країнах, що приєдналися до неї. Конвенція також не надає визначення цього поняття, обмежившись згадкою на передачу цих питань до компетенції національних законодавств.
Цікавим є визначення комерційного (фірмового) найменування у Андському пакті (Картахенська угода 1993 p., учасницею якої Україна не є), яким визначено, що комерційне найменування — це будь-яке позначення, що ідентифікує економічну діяльність, підприємство чи торговельний заклад. Також закріплено положення, що підприємство чи заклад можуть мати більше, ніж одне комерційне найменування. А комерційне найменування може складатися із корпоративного зазначення підприємства чи закладу, його ділової назви чи іншого зазначення, внесеного до реєстру торговців чи торговельних підприємств.
Найменуванням юридичної особи є назва, яка індивідуалізує юридичну особу в сукупності його прав і обов'язків як самостійного суб'єкта права. Таке найменування є для юридичної особи тим самим, що для фізичної особи її ім'я. Його виникнення слід пов'язувати з датою державної реєстрації юридичної особи. Фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, позначають себе на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах (Оглядовий лист року Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності» № 01-06/521 від 28.02.2017 р.).
Вищий Господарський суд України також зазначив, що чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи, ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування, зокрема щодо зазначення організаційно-правової форми підприємства. І наголосив, що для комерційного (фірмового) найменування властиві принципи істинності, постійності та виключності, а використання комерційного (фірмового) найменування не повинно носити одноразового характеру
- Чи тотожними є найменування юридичної особи та комерційне (фірмове) найменування.
Відповідь на це питання надає нам судова практика, так у відповідності до пункту 78 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12, комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи (частина перша статті 90 ЦК України); найменування юридичної особи не є об'єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов'язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства.
В своєму оглядовому листі «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності» № 01-06/521 від 28.02.2017 року Вищий господарський суд України зробив висновок про те, що поняття найменування юридичної особи та її комерційного (фірмового) найменування мають різне правове наповнення.
Свого часу, Пленум Вищого Господарського суду України у своїй постанові №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р., визначив, що у застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності судам слід враховувати одночасне вживання в них деяких відмінних один від одного, але тотожних за своїм правовим змістом термінів, якими визначаються окремі об'єкти права інтелектуальної власності, як-от: "знаки для товарів і послуг" і "торговельні марки"; "фірмове найменування" і "комерційне (фірмове) найменування".
Разом з тим, нині діючий Верховний суд у своїй постанові від 20 червня 2018 року у справі №910/20889/13 зазначив, що чинне законодавство не містить заборони щодо повного або часткового співпадіння комерційного (фірмового) найменування підприємства з його (підприємства) найменуванням чи назвою, визначеними відповідно до статті 90 ЦК України.
Отже, ці поняття не є тотожними, однак вони можуть повністю або частково співпадати.
- Коло суб’єктів права.
Використання законодавцем у частині 4 статті 489 ЦК України слова «особи» можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються, дає підстави вважати, що до кола суб’єктів права відносяться не лише юридичні, але і фізичні особи.
- Який спосіб захисту комерційного (фірмового) найменування є належним?
Відповідно до положень ЦК України:
- правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності; право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки; особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються (частини перша, друга, четверта статті 489);
- майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування, зокрема, є: 1) право на використання комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання (частина перша статті 490).
Статтею 159 ГК України також передбачено, зокрема, що суб'єкт господарювання, в тому числі юридична особа, може мати комерційне найменування, і правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу; при цьому особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання.
У своїй постанові від 20 червня 2018 року у справі №910/20889/13 Верховний суд скасував рішення господарського суду міста Києва, яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду, яким позивачу у задоволенні позову було відмовлено. Прийняв рішення, яким зобов’язав відповідача припинити використання комерційного (фірмового) найменування шляхом виключення з найменування словосполучення, що є схожим із комерційним (фірмовим) найменуванням позивача, зазначивши наступне:
Посилання попередніх судових інстанцій на помилковість ототожнення Позивачем понять "найменування юридичної особи" і "комерційне (фірмове) найменування" наведеного не спростовувало, оскільки чинне законодавство не містить заборони щодо повного або часткового співпадіння комерційного (фірмового) найменування підприємства з його (підприємства) найменуванням чи назвою, визначеними відповідно до статті 90 ЦК України.
Не можна погодитися й з доводами попередніх судових інстанцій стосовно "відсутності такого способу захисту прав на комерційні найменування, як спонукання іншої особи виключити певні словосполучення із свого офіційного зареєстрованого найменування". Так, відповідно до статті 55 Конституції України, яка (Конституція) має найвищу юридичну силу, кожен має право будь-якими не забороненими законом способами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
Верховним Судом України свого часу неодноразово викладався правовий висновок (у справах №№ 6-20цс11, 6-32цс13, 6-55цс15) щодо можливості захисту порушеного цивільного права чи інтересу і в спосіб, не передбачений законом, але який є ефективним засобом захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням. Касаційний господарський суд не вбачає підстав для відступу від цього правового висновку, більш того, вважає його таким, що повністю узгоджується із засадою верховенства права (статті 2, 11 ГПК України).
Отже належним способом захисту права на комерційне (фірмове) найменування є вимога щодо зобов’язання відповідача припинити використання комерційного (фірмового) найменування шляхом виключення з найменування словосполучення, що є схожим із комерційним (фірмовим) найменуванням позивача чи його зміною.